Inadempimento colpevole e di non scarsa importanza

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione civile
QUATTORDICESIMA -TRIBUNALE DELLE IMPRESE –
SPECIALIZZATA IMPRESA “A”

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5256/2022 pubblicata il 13/06/2022

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale R.G.16678/2018, promossa con atto di citazione notificato in data 3.4.2018,

DA

XXX S.R.L. [C.F.], in persona del legale rappresentante in carica, ed amministratore unico Sig., elettivamente domiciliato a

PARTE ATTRICE NEI CONFRONTI DI

YYY S.P.A. [C.F.], in persona del legale rappresentante in carica, Dott.,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratto di licenza di marchio.

CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 3.3.2022 i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente e qui trascritti. Parte attrice:

Si conclude per l’accoglimento integrale della domanda attorea e per l’effetto, accertato e dichiarato ai sensi dell’art.2573 c.c. e 1453 c.c. l’inadempimento contrattuale posto in atto dalla YYY s.p.a. (e dalla stessa espressamente ammessa) ai danni della attrice per violazione del diritto di esclusiva nella vendita e produzione dei prodotti a marchio YYY s.p.a. di cui al contratto stipulato tra le parti, rigettata integralmente l’avversa infondata domanda riconvenzionale, vinta dalla prova documentale contraria, condannare YYY s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della attrice nella misura pari al mancato guadagno sulla somma annuale di fatturato pari ad €1.300.000,00 dall’anno 2018 e fino alla naturale scadenza del contratto fissato alla data del 31.12.2029 oltre al maggior danno determinato dalla perdita dell’investimento subita dalla attrice e la cui determinazione, sulla scorta dell’accertamento documentale dell’an debeatur, potrà essere devoluto ad un CTU come già richiesto in precedenza o affidato alla valutazione equitativa dell’Ill.mo Giudicante, precisandosi in difformità a quanto indicato dal precedente Giudicante che l’accertamento dell’an debeatur non comporta alcuna finalità meramente esplorativa della consulenza di ufficio richiesta in quanto diretta alla corretta individuazione del quantum debeatur, di guisa che si reitera la nomina in tale sede alla luce delle risultanze documentali volute dal precedente giudicante.

Parte convenuta:

“In via principale, nel merito: respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto, sia in relazione all’accertamento dell’inadempimento contrattuale che alle richieste di risarcimento danni; in via riconvenzionale, nel merito: accertare e dichiarare che XXX è debitrice nei confronti di YYY dell’importo di €87.811,74 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex D.Lgs.n.231/’02 e, per l’effetto, condannare parte attrice al pagamento dei conguagli relativi agli anni 2016 e 2017, nonché delle royalty ancora non saldate, per un importo pari ad €87.811,74 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex D.Lgs.n.231/’02, eventualmente anche mediante conferma dell’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. n.246/2019, emessa dall’intestato Tribunale in data 31.1.19; sempre in via riconvenzionale, nel merito: accertare il grave inadempimento contrattuale di XXX e accertare e/o dichiarare la risoluzione e/o risolvere il contratto di licenza per esclusivi fatto e colpa della Licenziataria con effetto dal 26.2.18 o dalla data della presente domanda e, per l’effetto, condannare XXX, a titolo di risarcimento del danno, a corrispondere a YYY gli importi che avrebbe percepito a titolo di royalty fino alla scadenza naturale del contratto, e così per un importo pari ad €845.000,00; condannare XXX al pagamento della penale contrattuale, nella misura del 5% del fatturato realizzato con la vendita dei prodotti di cui alle fatture depositate da controparte e così per €207.962,28; con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA di legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato a YYY S.P.A., XXX S.R.L. ha adito questo Tribunale, sulla base delle seguenti premesse in fatto.

XXX e YYY hanno stipulato, in data 30.10.2012, contratto di licenza del Marchio in via esclusiva, ex art.2573 cc, con durata fino al 31.12.2029 per realizzazione e vendita, nell’intero Territorio nazionale e nella Repubblica di Moldavia, dei prodotti indicati nell’allegato 4 al contratto medesimo -allegato modificato con contratto integrativo del 30.10.2015 (più precisamente, prodotti per la cura e l’igiene della persona, per la cura della casa e per l’addobbo della tavola).

XXX allega, altresì, di essersi avveduta che YYY ha violato l’esclusiva, avendo concesso analoga licenza anche ad altri soggetti, cioè *** s.r.l., con sede in, e ***, con sede in; ha, perciò, comunicato, nel febbraio 2018, a controparte la propria volontà di risolvere il contratto in parola, ex art.1453 cc.

XXX agisce, dunque, per la declaratoria di risoluzione negoziale, per colpevole inadempimento di controparte e per la condanna di YYY al risarcimento del relativo danno.

Si è tempestivamente costituita YYY S.P.A., sulla scorta delle seguenti deduzioni.

Anzitutto, in rito, la convenuta ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Biella, per clausola di foro esclusivo -eccezione, peraltro, rinunciata a verbale d’udienza del 30.1.2019.

Nel merito, YYY lamenta, anzitutto, che fin dall’inizio del rapporto controparte non sia mai riuscita a raggiungere gli obiettivi di fatturato così come stabiliti in contratto, nonostante, con l’accordo integrativo del 30.10.2015, sia stata pure convenuta la riduzione dei volumi minimi di vendite nette, e, perciò, anche delle royalties minime pattuite -passate, così, ad un terzo dell’importo inizialmente pattuito.

YYY, inoltre, nega la violazione dell’esclusiva, ex adverso dedotta e lamenta, altresì, plurimi e gravi inadempimenti degli obblighi di controparte, su cui, perciò, fonda le proprie domande riconvenzionali, di risoluzione negoziale e di condanna di XXX al ristoro del danno, pari alle royalties che YYY avrebbe percepito dalla regolare esecuzione del contratto di licenza, fino alla scadenza pattuita, ed alla penale contrattuale per violazione dell’art.24 del contratto, aggiunto con accordo integrativo del 21.11.2013 -che prevede l’obbligo di apporre l’ologramma su ogni prodotto venduto a marchio YYY, a garanzia di autenticità della provenienza del medesimo.

Dopo lo svolgimento della fase preliminare di trattazione, e la successiva assegnazione di termini ex art.183, comma VI, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni innanzi al Giudice Istruttore e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fronte di contrapposte domande di risoluzione del contratto di licenza di marchio, entrambe fondate su reciproche inadempienze, la prima questione attiene all’individuazione della parte negoziale che si è resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e, perciò, della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale -cioè della parte cui debba essere attribuito l’inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, idoneo a fondare la pronuncia risolutoria; l’indagine deve essere realizzata mediante giudizio di comparazione circa il comportamento complessivo delle parti (Cass.n.13840/’10, n.13627/’17, n.13827/’19), sì da accertare l’inadempimento prevalente (Cass.n.3455/’20).

Tale valutazione comparativa deve tener conto, non solo dell’elemento cronologico, ma anche degli apporti di proporzionalità e causalità esistenti tra le prestazioni adempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto (Cass.n.18320/’15).

Inoltre, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di quest’ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà dei rapporto a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (Cass.n.336/’13).

Quanto, poi, al requisito della “non scarsa importanza” dell’inadempimento, di cui all’art.1455 cc, si tratta di condizione dell’azione di risoluzione del contratto, oggetto, di regola, di allegazione e prova a carico di chi agisca per la risoluzione, tranne nel caso in cui tale requisito sia, per così dire, in re ipsa, per l’attinenza dell’inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass.n.5658/’95). Peraltro, secondo la regola di cui all’art.1455 cc, la gravità dell’inadempimento di uno dei contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione (Cass.n.14034/’05, n.2458/’09, n.15363/’10).

Ciò posto in punto di diritto, occorre osservare, in fatto, che l’inadempimento di XXX al contratto di licenza qui azionato è certamente grave e di non scarsa importanza, poiché attinente non solo ad obbligazioni accessorie, del cui pieno adempimento, pur contestato ex adverso -non risulta fornita prova idonea -cioè, violazione del dovere di preventiva comunicazione del subappalto (art.2, lettera A.1, contratto 30.10.2012), violazione di obblighi d’informazione (ivi, artt.4.2, 4.4, 7.4, 8.3), violazione di obbligo di apposizione di ologramma sui prodotti a marchio YYY, a garanzia di qualità ed autenticità del prodotto (art.24, terzo comma, in accordo integrativo del 21.11.2013, sub doc.12 convenuto), violazione del dovere di comunicazione di prodotti obsoleti (punto n.4 dell’accordo 30.10.2015) -ma anche, e soprattutto, ad obbligazione principale, relativa al pagamento delle royalties (art.10), per un importo capitale di circa 72 mila euro, oltre IVA, per il periodo tra il gennaio 2017 ed il febbraio 2018.

Con riferimento solo all’obbligo di apposizione dell’ologramma sui prodotti in vendita, XXX ha articolato un capitolo per prova orale -sub n.1 in seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc -per dimostrare che YYY ebbe a comunicare all’attrice, in data 22.11.2013, “che gli ologrammi da apporre sui prodotti sarebbero stati forniti esclusivamente alla XXX dalla ***+ per disposizione ordinativa della YYY”, e ciò dimostra che XXX aveva un referente cui chiedere le forniture degli ologrammi.

XXX non prova, pur a fronte di contestazione di controparte, di aver adempiuto all’obbligo in parola, ma si limita ad allegare il mero fatto del riacquisto di merce, effettuato da YYY, per €127.072,99, tra luglio 2013 e novembre 2016 -così a par. B) della terza memoria ex art.183 sesto comma cpc, pag.7,8 -senza che YYY abbia opposto alcun rifiuto, pur trattandosi di merce priva di ologramma.

Il riacquisto di merce senza ologramma -fatto in sé ammesso da YYY, in “note di trattazione scritta” depositate per l’udienza del 16.6.2020, a par.1, pag.3, sub lettera e) -rileva, peraltro, solo in punto applicazione della penale, ex art.24 dell’accordo integrativo 21.11.2013, oggetto di domanda da parte YYY, per l’importo di €207.962,28 -così a par.2 delle predette note di trattazione scritta, pag.4,5 -calcolato sulla base degli importi recati nelle fatture prodotte da XXX, in esecuzione dell’ordine di esibizione adottato con ordinanza del 16.10.2019, nel senso che, essendo previsto nel citato terzo comma dello stesso art.24 che la penale è dovuta “per ciascun prodotto contestato”, e mancando prova di contestazione in corso di rapporto negoziale -XXX ha formulato, in terza memoria ex art.183 sesto comma cpc, apposito capitolo per prova orale, sub n.3, pag.10, per dimostrare che YYY, prima della risoluzione negoziale per cui è lite, non ha mai contestato, in corso di rapporto negoziale, la commercializzazione dei suoi prodotti privi di ologramma, senza che YYY abbia replicato alcunché di specifico nelle anzidette note di trattazione scritta -ciò comporta senz’altro il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale.

A far tempo dal 26.2.2018 -data di invio della missiva con cui XXX ha comunicato la propria volontà di risolvere il contratto in parola -parte attrice non ha più dato esecuzione alcuna al contratto medesimo -come risulta ammesso dalla stessa parte attrice, che ha formulato due capitoli per prova orale (sub nn.7,9, in memoria appena citata), per dimostrare di aver cessato l’attività di produzione dei prodotti a marchio YYY, a far tempo dal 25.2.2018 -pur essendo, tuttavia, a propria volta inadempiente, ed in epoca ben precedente all’intimazione di risoluzione, anche prima della data (luglio 2017) di stipula del contratto di licenza tra YYY e ***, avendo omesso il pagamento dell’importo di €25.829,27, oltre IVA, portato in fattura n.235 del 24.1.2017, emessa da YYY a conguaglio delle royalties minime per l’anno 2016.

Quanto all’inadempimento di YYY al medesimo contratto di licenza, lo stesso attiene alla violazione dell’art.2, con cui il licenziante ha attribuito al licenziatario XXX “una licenza a titolo esclusivo” nel corso del periodo di validità del contratto, per l’intero territorio nazionale (allegato 4 al contratto) -che, a norma dell’allegato 8 al medesimo contratto del 30.10.2012, ha termine di durata fino al 31.12.2029 -e si è concretizzata con la firma, in data 20.7.2017, di contratto con la licenziataria *** s.r.l., di analogo contratto di licenza, parimenti a titolo esclusivo, nel periodo di validità del contratto XXX/YYY, cioè fino al 31.12.2022, per l’intero territorio nazionale (allegato 4), relativamente a prodotti -cioè, “coadiuvanti e detergenti al lavaggio (salva colori, sbiancanti, additivi, etc)”, e “cattura polvere in veli panno carta e viscosa usa e getta” (sub allegato 3 al contratto medesimo) concessi in licenza anche a XXX, con l’integrazione sottoscritta in data 30.10.2015, sub allegato 3, cioè “panni cattura polvere e salva colore”.

Si tratta certamente di violazione di obbligazione primaria ed essenziale del contratto di licenza qui azionato, dato che -come risulta dalla premessa del contratto dell’ottobre 2012, laddove si legge che il licenziatario intende giovarsi della notorietà, a livello nazionale, dell’immagine commerciale della licenziante -XXX acquista (art.2) licenza a titolo esclusivo per un periodo di tempo di ben diciassette anni, “per realizzare e/o far realizzare, vendere e/o far vendere i “prodotti” sub allegato 3, all’interno del Territorio” e, altresì, “per utilizzare il “marchio” ai fini della commercializzazione dei “prodotti” sul Territorio”.

La gravità di detta violazione dev’essere positivamente apprezzata, inoltre, con riferimento al canone della buona fede, ex art.1375 cc, dato che l’esclusiva concessa anche a *** incide negativamente sugli effetti economici del contratto di licenza con XXX (in argomento, Cass.n.19879/’11, n.11437/’02).

Tuttavia, comparata -al fine di stabilire quale delle due parti qui in lite si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti -la gravità degli inadempimenti di XXX con quelli di YYY, risulta, secondo il Collegio, prevalente quella delle violazioni riferibili a XXX, tenuto conto che il terzo *** risulta, alfine, licenziatario di YYY solo per una piccola parte di prodotti compresi nella licenza concessa a XXX, ed ha prodotto un fatturato per importi modesti -così come allegato da parte convenuta (in comparsa di costituzione e risposta, sub par.F.4, pag.13; ivi, doc.20) e non efficacemente contraddetto dall’attore, che, per fondare la gravità dell’inadempimento di YYY, posto in essere col contratto stipulato con ***, richiama (in terza memoria, pag.4) il disposto dell’art.9 del contratto del 20.7.2017 (prodotto sub avverso doc.19), in tema di obiettivi di vendita a carico del licenziatario, senza, tuttavia, distinguere e scorporare soltanto i prodotti distribuiti da *** in violazione dell’esclusiva di XXX.

Non configura, per contro, a carico di YYY, violazione dell’esclusiva pattuita con XXX, la stipula del contratto di licenza con ***, in data 8.2.2017, poiché diversi sono i prodotti per i quali sono state concesse le licenze: YYY allega e prova, in ciò non ben contraddetta da controparte, che “la vendita di prodotti di detergenza liquida ed in polvere era limitata, per l’odierna attrice, ai solo formati superiori a 0,75 litri”, mentre a *** “era stata concessa la vendita dei formati fino a 0,75 litri”; ciò emerge, in particolare, dal raffronto tra l’allegato 3 al contratto XXX/YYY, così come modificato con l’accordo integrativo del 30.10.2015, e l’allegato 3 al contratto YYY/***, dell’8.2.2017 (sub voce: “prodotti detergenti per la cura della persona”).

Posti, dunque, a confronto i contrapposti e reciproci inadempimenti, reputa questo Collegio che emergano significativi elementi a sostegno della prevalente gravità di quelli di parte XXX, rispetto a quelli di controparte YYY.

Dalla declaratoria di risoluzione negoziale per prevalente colpa di XXX deriva, a carico della parte medesima, l’obbligo risarcitorio del danno, da lucro cessante, in favore di YYY, per il pagamento delle royalties che la licenziante avrebbe percepito se il contratto avesse conservato validità ed efficacia fino alla scadenza ivi prevista, pari, in linea capitale, ad euro 845 mila, oltre rivalutazione monetaria, secondo noti indici Istat, dal 26.2.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi moratori, al tasso legale ex art.1284 cc, dalla sentenza al saldo.

La declaratoria di risoluzione contrattuale non osta, inoltre, alla pronuncia di condanna di XXX al pagamento dell’importo, dovuto ex contractu, per le royalties insolute, per il periodo conguaglio 2016/gennaio 2018, pari ad €87.811,74, ingiunto con ordinanza del 30.1.2019, in esito all’udienza ex art.183 cpc; ciò, poiché, a norma dell’art.16, par.4, del contratto di licenza qui azionato, la risoluzione del contratto non esime “in alcun modo il licenziatario dall’obbligazione di versare al licenziante in tempo utile tutti gli importi complessivi dovuti in base all’art.10 B par.1 ed all’Allegato 6” (cioè, le cd royalties minime).

Le spese seguono, infine, la prevalente soccombenza di parte XXX, ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri del D.M. n.55/2014, avuto riguardo al cd decisum, cioè all’importo liquidato, secondo parametri medi, per la media complessità delle questioni trattate. Ex art.2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L’I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) respinge tutte le domande di parte attrice XXX s.r.l.;

2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte convenuta YYY s.p.a., dichiara risolto il contratto di licenza di marchio qui azionato, per colpa di XXX s.r.l., e condanna la stessa XXX al risarcimento del danno in favore di YYY, liquidato in euro 845.000,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo noti indici Istat, dal 26.2.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi moratori, al tasso legale ex art.1284 cc, dalla sentenza al saldo;

3) sempre in accoglimento della riconvenzionale della convenuta YYY, condanna, altresì, XXX s.r.l. al pagamento, in favore di detta YYY s.p.a., dell’importo di euro 87.811,74, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, e conferma, perciò, l’ordinanza resa in data 30.1.2019, ex art.186 ter cpc;

4) condanna XXX s.r.l. al pagamento in favore di YYY s.p.a. delle spese processuali che liquida in €27.804,00 per compensi, oltre rimborso spese esenti (contributo unificato e marche) e spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della QUATTORDICESIMA –

TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SPECIALIZZATA IMPRESA “A”, in data 09/06/2022.

Il Presidente estensore