Nullità di modello per predivulgazione e difetto di novità

N. R.G. 10799/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai seguenti magistrati:

dr. NOME COGNOME presidente rel.

NOME

NOME COGNOME giudice dr.

NOME COGNOME giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3527_2024_- N._R.G._00010799_2022 DEL_04_10_2024 PUBBLICATA_IL_09_10_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10799/2022 R.G. promossa , C.F. con l’avv. NOME COGNOME del foro di Bologna attrice contro REG.

CODICE_FISCALE, con sede legale in  RAGIONE_SOCIALE, , con gli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Milano, tutti domiciliatari convenuta Causa trattenuta in decisione ex art, 127ter c.p.c. con ordinanza del 12/4/2024, comunicata lo stesso giorno Conclusioni per parte attrice:

“In via principale nel merito:

1. In tesi – Accertare e dichiarare responsabile per la contraffazione del disegno comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO, depositato presso la in data 17.07.2014 e pubblicato in data 01.10.2014, avente ad oggetto il dispositivo per scrittura “RAGIONE_SOCIALE” di per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dall’attrice in ragione della condotta illecita contestata.

In questo senso, e per ciò che attiene il danno emergente, lo stesso è da quantificarsi nella somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa.

Con specifico riferimento, invece, alla voce del lucro cessante, si domanda la liquidazione della stessa in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e tenendo necessariamente conto della c.d. equa royalty, la quale deve rappresentare la soglia minima della liquidazione della voce in oggetto, e che si indica nella misura dell’8% dei ricavi annui ottenuti dalla per effetto dello sfruttamento economico della RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo al mercato italiano.

In via alternativa – o cumulativa, qualora dovesse emergere, nel corso del procedimento, che gli utili realizzati dalla eccedano “la somma stabilita in base agli atti della causa e alle altre presunzioni che ne derivano.- si chiede la condanna di quest’ultima, ex art. 125 c.p.i., comma III, alla restituzione degli utili realizzati in conseguenza della contraffazione, avuto riguardo al mercato italiano dei quali dovrà comunque tenersi conto anche nella liquidazione del danno patrimoniale del lucro cessante ai sensi dell’art. 125 c.p.i., comma 2. 2. In ipotesi: Accertare e dichiarare comunque responsabile, per tutti gli argomenti esposti in atti, anche/o della violazione, ex art. 156 l.d.a, dei diritti di utilizzazione economica spettanti all’attrice sull’opera “RAGIONE_SOCIALE” e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni C.F. patrimoniali subiti e subendi dall’attrice in ragione della condotta illecita contestata, avuto riguardo al mercato italiano.

In questo senso, e per ciò che attiene il danno emergente, si quantifica lo stesso nella somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa.

Con specifico riferimento, invece, alla voce del lucro cessante, si domanda la liquidazione della stessa in via forfettaria sulla base, quanto meno, dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

Quindi, si aggiunge questa voce di danno a quelli precedentemente indicati, da quantificarsi, come sopra, in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, e comunque in una somma mai inferiore all’importo “dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”.

3. In ogni caso, accertare e dichiarare responsabile della condotta di illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. posta in essere nei confronti di avuto riguardo al mercato italiano e, per l’effetto, dichiararla tenuta e quindi condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice in ragione della condotta illecita contestata, da quantificarsi, sia per ciò che attiene al danno emergente sia per ciò che attiene al lucro cessante, nella somma che risulterà provata e dovuta nel corso del procedimento, ovvero in quella ritenuta di giustizia, da valutarsi, occorrendo, anche in via equitativa. 4. Sempre in ogni caso, accertare e dichiarare responsabile ex art 2043 c.c. e per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni, anche morali subiti e da , avuto riguardo al mercato italiano, in conseguenza della lesione della sua immagine commerciale, avvenuta per il tramite di tutte le condotte illecite contestate in atti, da quantificarsi nella somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa.

5. Emettere i provvedimenti inibitori di cui agli artt. 131 c.p.i. 163 l.a. e 2599 c.c) e per l’effetto:

– inibire, avuto riguardo al mercato italiano, alla convenuta la fabbricazione, produzione, commercializzazione, pubblicizzazione e offerta in vendita, di matite capacitive che riproducano il disegno comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO di proprietà di e della forma caratterizzante la matita/matita capacitiva “RAGIONE_SOCIALE”;

– ordinare alla convenuta la rimozione dal mercato italiano delle stesse, nonchè la loro distruzione, o – in subordine – di modificarne l’aspetto in misura tale da renderle sostanzialmente differenti da “***”, nonché inibire per il futuro qualsiasi nuovo utilizzo del disegno comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO di proprietà di – stabilire a carico di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 40,00 per ogni matita capacitiva prodotta e/o commercializzata in violazione dell’inibitoria ed una sanzione di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento o in altra misura che codesto On.le Tribunale vorrà disporre; – stabilire ogni eventuale ulteriore opportuno provvedimento affinché vengano eliminati gli effetti degli atti di violazione dell’altrui proprietà industriale, intellettuale e di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta sul mercato nazionale ed europeo.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui l’On. Tribunale ritenesse di accogliere solo parzialmente le domande svolte nei punti precedenti, e pertanto di rigettare la richiesta di inibire alla convenuta la fabbricazione, produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita, di matite capacitive che riproducano il disegno comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO di proprietà̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ di e la forma caratterizzante la matita/matita capacitiva “Perpetua”, si chiede che quantomeno voglia dichiarare la convenuta tenuta al pagamento di una royalty per lo sfruttamento di tali privative e diritti, che si indica nella misura dell’8% dei ricavi annui ottenuti dalla per effetto dello sfruttamento economico della RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo del mercato italiano. In ogni caso:

6. Ordinare la pubblicazione, a cura dell’attrice ma a spese della convenuta, sui principali quotidiani italiani e sulle riviste internazionali del settore, dell’emananda sentenza, diretta ad informare tutti i consumatori ed i terzi in genere, con dimensioni non inferiori ad una pagina, per due giorni consecutivi a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, in formato non inferiore a 24 moduli.

7. Con vittoria di spese e compensi di causa, con tutti gli oneri di legge.

Si chiede inoltre la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d’ufficio, nella sentenza.

Si chiede che il Giudicante voglia dichiarare l’ illegittimità e, quindi, l’inammissibilità della memoria n. 2 di parte avversa depositata in data 31 luglio 2023 per le ragioni esposte in narrativa, così come dichiarare l’inammissibilità di tutti i documenti e materiali allegati a questa memoria.

In via istruttoria:

(omissis, come da foglio telematico) Conclusioni per parte convenuta:

“1)

in via preliminare di rito, per quanto occorrer possa, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione a qualsiasi domanda di volta ad ottenere:

(i) il risarcimento del danno per pretesi eventi occorsi al di fuori del territorio italiano;

e/o (ii) qualsiasi provvedimento, incluso il provvedimento di inibitoria, i cui effetti si estendano al di fuori del territorio italiano;

2) nel merito, respingere integralmente le domande avversarie;

3) nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il design comunitario n. 002503961NUMERO_DOCUMENTO di titolarità di non presenta i requisiti per una valida registrazione ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5, 6, 7 e 25, comma 1, lett. (b), del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari;

4) in subordine, nel merito e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il design comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO di titolarità di non presenta i requisiti per una valida registrazione ai sensi degli articoli 4, comma 1, 6 e 25, comma 1, lett. (b), del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari;

5) e 6) in via istruttoria, (omissis, come da foglio telematico) 7) in ogni caso, condannare all’integrale rimborso di spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre a IVA e CPA.

” MOTIVI Con l’atto di citazione NOME società allegava di essere ideatrice, disegnatrice e produttrice di un’innovativa matita commercializzata con il marchio registrato a livello nazionale e comunitario denominato “NOME”.

Tale matita, secondo l’attrice, si distingue dalle altre matite in commercio sia per le caratteristiche tecnologiche e tecniche, sia per il design.

In particolare, per quanto riguarda il dato tecnico, sarebbe composta per l’80% di grafite riciclata, “è caratterizzata dall’essere in grado di scrivere anche se priva di punta, dal non essere soggetta a rottura se sottoposta ad urto o da caduta accidentale, dal non utilizzare colle o vernici protettive, dall’avere un ciclo di vita circa 20 volte superiore rispetto alle altre matite, nonché dall’essere l’unica – in ragione del materiale di cui è composta e del suo processo produttivo – utilizzabile in situazioni “estreme”, tra cui sinanco all’interno delle navicelle aerospaziali e/o delle stazioni orbitanti”. Inoltre, il suo design è “ideato e progettato dall’Architetto NOME COGNOME e dalla Dott.ssa NOME COGNOME ed opportunamente registrato, a far data dal 2014, sia presso la che in numerosi Paesi Extra UE, si caratterizza per l’innovativo abbinamento di linee curve e rette, presentando la stessa una forma rotonda intervallata da un lato piatto.

Tale insieme di linee nonché la proporzione tra le stesse, ne caratterizzano fortemente l’aspetto estetico, rendendolo inconfondibile”.

Allegava poi che, in ragione della particolarità del design, il prodotto fosse stato oggetto di riconoscimenti di qualità quali la Menzione d’onore Compasso d’oro ADF per il 2014, l’inserimento nella pubblicazione annuale di ADI per l’anno 2014, citazioni presso autorevoli riviste quali il Sole24Ore e La Stampa, e che fosse stato commercializzato presso diverse aziende e musei nazionali ed internazionali quali di New York e Peggy Guggenheim di Bilbao, dello RAGIONE_SOCIALE di Milano, New York, Seattle, Chicago, del di Hong Kong e della Royal Accademy of Fine Arts di Londra, nonché nello shop online dell’azienda di fama internazionale RAGIONE_SOCIALE Inoltre, “RAGIONE_SOCIALE” è stata scelta dal Governo italiano come dono da destinarsi alle delegazioni internazionali presenti al G7 di Taormina nell’anno 2017.

Rappresentava inoltre di avere avviato dal 2017, con la collaborazione con il disegnatore , ideatore di “RAGIONE_SOCIALE”, ovvero una pellicola in grado di trasformare qualsiasi matita in uno strumento capace di disegnare anche su tablet e smartphone, un progetto volto a conferire a “RAGIONE_SOCIALE” la funzionalità di scrivere, sempre dalla parte della punta, con estrema precisione anche su qualsiasi superficie touchscreen.

Il design, frutto dell’attività creativa delle designer NOME COGNOME e NOME COGNOMEquest’ultima legale rappresentante di ) era stato depositato da parte attrice presso il 17/7/2014 e registrato in il 1/10/2014 a n.NUMERO_DOCUMENTO.

Esso sarebbe stato riprodotto ed imitato dalla società statunitense la quale, dall’anno 2017, commercializzava come nuovo prodotto la “RAGIONE_SOCIALE”, ovvero un dispositivo di scrittura multimediale (per scrivere e disegnare su tablet o dispositivi touchscreen) avente le stesse caratteristiche estetiche della matita “RAGIONE_SOCIALE”.

In particolare, il design di COGNOME presenta una forma cilindrica interrotta da un lato piatto;

tale lato rappresenterebbe uno degli elementi che distingue maggiormente la matita dalle altre in commercio, insieme all’abbinamento di linee, alla proporzione tra le stesse, ai contorni e alla struttura.

La “Apple RAGIONE_SOCIALE”, secondo parte attrice, presenta “la medesima combinazione di linee, la medesima proporzione tra le stesse, la medesima forma rotonda intervallata da un lato piatto, i medesimi contorni, la medesima struttura superficiale” di NOMECOGNOME

Di seguito le rappresentazioni delle due matite:

RAGIONE_SOCIALE

In punto di diritto, la società attrice contestava alla convenuta, oltre alla violazione del design registrato di COGNOME, anche la violazione del diritto d’autore in ragione del valore artistico innovativo che la matita apporta nel mercato di riferimento, nonché l’attività di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598, n. 1 c.c., in quanto la forma imitata dal concorrente risulta dotata di capacità individualizzante per il prodotto, di modo che la sua imitazione ad opera del concorrente sleale provocherebbe il rischio di confusione: l’identica riproduzione degli elementi che maggiormente caratterizzano la forma di COGNOME, ovvero linee tonde intervallate da una faccia piatta e la commercializzazione di un dispositivo di scrittura con le stesse caratteristiche estetiche rappresenterebbero atti idonei a creare confusione nel pubblico.

Concludeva proponendo conseguenti domande di accertamento e risarcitorie, con ulteriori misure di tutela, Si costituiva in giudizio la società , contestando in primo luogo la validità del design COGNOME in ragione della sua predivulgazione da parte della stessa attrice, in quanto la presentazione della matita COGNOME sarebbe avvenuta ben prima della registrazione del disegno in data 17/07/2014.

Ed invero, NOME sarebbe stata presentata al Paris Air Show dal 17 giugno al 23 giugno 2013, sponsorizzata su Facebook l’11 luglio 2013, su Twitter il 24 ed il 27 giugno 2013, su Flickr il 15 giugno 2013, e offerta come omaggio al Summit della Comunicazione di Milano l’ 11 luglio 2013.

Contestava poi in subordine la validità del Design di Perpetua in quanto carente di carattere individuale ai sensi degli artt. 4, comma 1, 6 e 25, lett. b) del Regolamento Design, allegando esempi precedenti di matite con il medesimo stile, ovvero con forma allungata e cilindrica, una sezione piatta, e bicolore.

Contestava in ogni caso la contraffazione del design COGNOME, in primo luogo in quanto trattasi, nel caso specifico delle matite, di un settore molto affollato, sì che il designer, nel costruire la propria opera, dispone di un ridotto margine creativo;

inoltre svolgeva osservazioni sulle differenze fra i due prodotti, ritenuta tale da escludere la contraffazione.

Per quanto riguarda le condotte di concorrenza sleale contestate ad parte convenuta specificava che per configurarsi imitazione servile il prodotto imitato dovrebbe essere dotato di forme o elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico settore e che il prodotto dovrebbe avere una forma individualizzante tale da essere percepibile, oltre che dall’utilizzatore informato, anche dal consumatore medio.

Nel caso specifico, per la matita COGNOME risulterebbe impossibile ravvisare alcun elemento di forma a tal punto individualizzante da rappresentare, per il consumatore medio, un richiamo all’origine imprenditoriale del prodotto.

La matita NOME, più che essere caratterizzante sul profilo del design sarebbe caratterizzata dall’essere un prodotto innovativo dal punto di vista tecnologico in quanto costruita utilizzando per l’80% materiale di grafite riciclata.

Il carattere maggiormente identificativo della matita stessa non sarebbe pertanto il design, bensì l’elemento tecnico.

Inoltre, affinché possa sussistere una situazione di concorrenzialità tra due imprenditori, vi dovrebbe essere una comunanza di clientela anche solo potenziale, che secondo parte convenuta non sussiste nel caso di specie in quanto la *** è concepita solo e unicamente per la scrittura su iPad oppure su dispositivi elettronici e smartphone, mentre COGNOME è concepita solo e unicamente per la scrittura su carta, a nulla rilevando che possa essere montato sulla punta un accessorio esterno, nello specifico RAGIONE_SOCIALE, che è stato prodotto e commercializzato solo a fine 2022, ovvero quattro anni dopo il lancio della *** seconda generazione. Il consumatore finale, quindi, ove volesse comprare una matita per scrivere su dispositivi elettronici dovrebbe indirizzarsi sulla ***, mentre ove volesse acquistare una matita per scrivere o disegnare su carta, dovrebbe indirizzarsi sulla matita Perpetua, ciò a dimostrare che le due matite operano su mercati molto diversi e pertanto non concorrenziali.

Senza contare, infine, che sulla RAGIONE_SOCIALE è raffigurato il famoso marchio figurativo ovvero la mela morsicata, e tale marchio esclude già di per sé la confusione con prodotti di altri imprenditori, come riconosciuto da giurisprudenza costante.

Eccepiva infine, in via preliminare, che al fine della quantificazione del preteso danno di non possa essere preso in considerazione alcun evento dannoso verificatosi al di fuori del territorio italiano, attesa la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano a conoscerne, in quanto è una società irlandese e la giurisdizione del giudice italiano non può pertanto che essere limitata agli atti di vendita o promozionali compiuti da in Italia.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie ed in via riconvenzionale l’accertamento dell’invalidità della registrazione del design comunitario di titolarità di ai sensi dell’art. 4 comma 1, 5, 6, 7 e 25 del Reg. (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001.

La Cancelleria provvedeva alla comunicazione all’ ex art. 86 comma 2 Reg. CE 6/2001 (nota di ricezione e registrazione con annuncio pubblicazione in Bollettino) Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, parte attrice contestava in particolare che con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., avesse inserito domande ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione, e n. 23 documenti non sopravvenuti e pertanto già inseribili in comparsa di costituzione, così violando il principio del contraddittorio e ne chiedeva pertanto l’estromissione dal giudizio, nonché l’inammissibilità della memoria stessa. Le parti precisavano le conclusioni e avevano termini ordinari per conclusionali e repliche.

Giurisdizione In punto giurisdizione, aspetto da trattare logicamente in via preliminare, parte attrice ha esplicitamente limitato le proprie domande alle condotte avversariamente tenute e da tenere sul mercato italiano, con ciò conformandosi al normato del Reg. EC 6/2002 art. 83 comma 2, secondo cui un tribunale dei disegni e modelli comunitari competenti a norma dell’articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato;

laddove l’art. 82 comma 5 prevede che i procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81, lettere a) e d) (contraffazione, minaccia di contraffazione e nullità chiesta in via riconvenzionale) possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

In rito:

le memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c. di parte convenuta Parte attrice contesta che con tali memorie la controparte abbia introdotto nuovi argomenti, difese e precisazioni inammissibili con lesione del contraddittorio;

anche argomentando che la lesione del contraddittorio verrebbe dal fatto che parte attrice nulla aveva aggiunto alle proprie difese in proprie memoria n. 1, sì che indebitamente la convenuta aveva inserito nella memoria dedicata alle prove documenti non in replica a nuove difese;

la memoria n. 3 della convenuta sarebbe poi in parte inammissibile, sia in quanto riprende argomenti trattati nella n. 2, sia in quanto la parte convenuta aveva mosso alla nota tecnica prodotta da parte attrice contestazioni generiche, con conseguente applicazione dell’art. 115 c.p.c. Invero, la inammissibilità dei contenuti versati nelle tre memorie istruttorie si ha solo quando esse travalicano quei contenuti rispetto ai quali la legge pone delle vere e proprie preclusioni.

Tali non sono mai i semplici argomenti, o le precisazioni argomentative o anche in fatto, se si muovono nel perimetro delle domande ed eccezioni introdotte tempestivamente.

Al massimo si tratta di anticipazioni di argomenti che la parte potrebbe svolgere anche nelle difese finali, e che dunque agevolano, e non ledono con il contraddittorio.

Inoltre, la preclusione alla produzione di documenti a sostegno delle proprie domande o eccezioni, quali tempestivamente introdotte (e quindi, salvo che non si tratti di eccezioni rilevabili di ufficio, al massimo con la memoria n. 1) cala solo con il termine per proporre la memoria n. 2, rimanendo libera la parte di produrre fino a tale momento documenti a sostegno delle sue domande o eccezioni.

L’art. 115 c.p.c. non è poi pertinentemente invocato, in quanto è norma che vale a delimitare le necessità probatorie della causa, e riguarda solo le contestazioni relative ai fatti, e sempre che si tratti di fatti noti alla parte che sarebbe chiamata a contestarli.

Men che meno, rispetto ad una nota tecnica, avente al massimo valore di argomento, può ritenersi imposto a parte contrapposta un onere di contestazione a pena di ammissione della bontà dei contenuti della nota.

Invero la stessa parte attrice non indica nuove domande ed eccezioni, indebitamente introdotte, al cui servigio sarebbero stati introdotti i 23 documenti allegati alla memoria n. 2 di Si tratta invece di documenti a sostegno delle difese svolte con la comparsa di risposta e precisate in memoria n. 1;

fermo che un obbligo di produzione documentale fin dalla comparsa di risposta non esiste nell’ordinamento.

Nel merito La titolarità del diritto Questione preliminare di merito è quella della titolarità dei diritti fatti valere, che , per quanto riguarda il diritto di autore, non è stata esplicitamente giustificata, ma neppure contestata, in capo alla attrice.

E’ evidente che il diritto morale di autore spetta solo al creatore, necessariamente una persona fisica, che si individua, nella allegazione attorea non contestata e comunque ricavabile dal complesso documentale (documenti relativi alla allegata predivulgazione, in particolare social media, articoli di stampa) in NOME COGNOME e NOME COGNOME.

può vantare, e qui in effetti vanta, solamente diritti di sfruttamento economico, diritti della cui titolarità la convenuta non dubita, e che possono ritenersi provati in ragione del fatto che è amministrata proprio da NOME COGNOME una delle due creatrici.

Del modello, che è registrato, è invece titolare;

pervero

il certificato indica quale titolare RAGIONE_SOCIALE ma dalla visura CCIAA di si evince che questa era una sua precedente denominazione, e, non contestando alcunché la convenuta, la circostanza può dirsi provata.

Modello E’ da esaminarsi per prima, fra le domande di merito, quella riconvenzionale di parte convenuta, posto che la eventuale invalidità del modello esclude l’esame della domanda di contraffazione di modello.

Per affrontare la materia occorre però in primo luogo determinare quale sia l’oggetto della protezione data dal deposito n. NUMERO_DOCUMENTO avvenuto presso la in data 17.07.2014.

In materia di modelli e disegni, oggetto della protezione (art. 3 lett a) regolamento, definizioni:

«disegno o modello»:

l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”) è l’aspetto del bene, quale esso risulta depositato ed appare, nel caso di specie, dalle immagini contenute nel certificato di registrazione (doc. 9 parte attrice).

Si tratta di un modello unico che mostra, da varie angolazioni, un oggetto, chiaramente una matita, di colore interamente nero salva una porzione in coda di colore rosso/arancio.

E’ visibile che la sezione della matita è rotonda con elisione di una porzione determinata da una corda di cerchio, e che si tratta quindi di una matita rotonda con un “lato piatto”.

Sono del tutto estranei all’apparenza e dunque alla protezione, se non visibili dalle immagini (e non lo sono), i materiali di cui è composto l’oggetto e i “valori” ambientali che ad essi si ricollegano, quali l’ uso di materiali di recupero, la riciclabilità, la atossicità e in ogni caso sono estranee alla protezione le caratteristiche di funzionalità (che si tratti di una matita “a tutta mina”, su quali superfici sia capace di scrivere ecc.) e resistenza.

Altresì, la protezione è limitata all’oggetto come rappresentato e non si estende a varianti, in particolare di colore, non rivendicate (la parte avrebbe potuto proteggerle con un deposito multiplo).

Ciò posto, la validità del modello è contestata sia per carenza di individualità (art. 6. del Regolamento) sia per predivulgazione (art. 7).

Poiché la predivulgazione contestata atterrebbe alla stessa matita, la contestazione attiene alla carenza di novità (art. 5 Reg., preesistenza e divulgazione al pubblico di un modello identico) Quanto al carattere individuale (art. 6), l’esame di questo requisito presuppone sia esclusa la carenza di novità;

esso consiste nel possesso di un aspetto che desta nell’utilizzatore informato una impressione generale significativamente diversa da quella di qualsiasi modello o disegno già divulgato al pubblico alla data del deposito del modello.

Utilizzatore informato nella materia deve intendersi non l’utilizzatore occasionale di matite, ma l’utilizzatore che per ragioni di passione od occupazione utilizza matite di vario genere e quindi si informa su quanto presente sul mercato.

Va dunque per prima esaminata l’eccezione e domanda di nullità per carenza di novità fondata sulla predivulgazione.

L’art. 7 del regolamento prevede che “Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente…

” alla data rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6 (per il modello in questione, che è registrato, la data di deposito della domanda) “salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità.

” Non costituisce divulgazione ai fini che interessano la divulgazione al pubblico “a) dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall’autore o dal suo avente diritto, e b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione…”.

Nella sostanza allo stesso soggetto autore è dato uno spazio temporale di dodici mesi entro i quali, dalla data di divulgazione a lui riconducibile nei modi specificati, per decidere se depositare o meno il modello con salvezza del diritto nascente dal deposito e dalla registrazione.

Secondo parte convenuta la matita “RAGIONE_SOCIALE” è stata già divulgata oltre 12 mesi prima del deposito, e precisamente, come accennato, al Paris Air Show dal 17 giugno al 23 giugno 2013, su Facebook l’11 luglio 2013, su Twitter il 24 ed il 27 giugno 2013, su Flickr il 15 giugno 2013, e al Summit della Comunicazione di Milano l’ 11 luglio 2013.

Secondo CGUE n. 21 del 22/5/2015, in cause riunite T 22/13 e T 23/13 26 “ 26.

Un disegno o modello si considera quindi divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi.

Per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato” Inoltre “27.

La presunzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica, d’altronde, a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti costitutivi della divulgazione, poiché discende dalla prima frase di detto articolo che non occorre, affinché un disegno o modello si consideri divulgato al pubblico, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento, che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell’Unione (sentenza del 13 febbraio 2014, C-479/12, Racc., EU: C:2014:75, punto 33).

” La divulgazione comporta dunque una presunzione di conoscenza, che va contrastata dimostrando le circostanze del caso che potevano “ragionevolmente impedire” che i fatti di pubblicazione fossero conosciuti nel corso della “normale attività commerciale” degli “ambienti specializzati” del settore interessato.

Il riferimento agli ambienti specializzati e alla conoscenza nella normale attività commerciale degli stessi introduce un concetto che appare ancora più restrittivo.

La ratio della disciplina sta nell’escludere dalle anteriorità distruttive quelle non realmente conoscibili dagli ambienti interessati.

La Corte al proposito chiarisce:

“29 Al fine di svolgere la valutazione citata dalla Corte, occorre esaminare la questione se, sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, sia il caso di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere loro ragionevolmente richiesto per conoscere lo stato dell’arte anteriore.

Tali elementi di fatto possono, a titolo di esempio, vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato. In ogni caso, un disegno o modello non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato potessero scoprirlo solo per caso.

” Gli ambienti specializzati sono quelli che trattano commercialmente (secondo una nozione che ricomprende le varie fasi dal disegno alla produzione alla commercializzazione) o per professione o collezionismo, prodotti di quel tipo.

La matita “RAGIONE_SOCIALE” è comunque un oggetto che per le sue caratteristiche è comunque destinata ad un largo uso, e dunque una notevole diffusione in ambienti anche non specializzati da parte degli operatori di settore può concretare “conoscibilità ragionevole”, e non somma di mere occasioni casuali di conoscenza.

Deve trattarsi della medesima matita oggetto di protezione quale modello, e non contano dunque versioni diverse;

e l’atto divulgativo deve essere tale da evidenziare le caratteristiche visibili della matita, che concretano l’ambito della protezione.

I docc. 2 e 3 di parte convenuta dimostrano – ma non è comunque contestato – che soggetto espositore alla fiera aerospaziale di Parigi del 11/6/2013, ebbe ad esporre la matita “NOME”:

la circostanza è dichiarata da nel suo sito (di cui viene prodotta serie di schermate datate 5/4/2023).

Parte attrice nella sua memoria n. 3 conferma che aveva effettivamente avuto parte nelle vicende che avevano portato alla realizzazione del prodotto “RAGIONE_SOCIALE”, per la parte relativa al materiale che la compone, costituito da polvere di grafite che , nella sua attività, produceva come scarto di lavorazione e aveva interesse a smaltire.

Il sito di mostra “RAGIONE_SOCIALE” in vari colori, fra cui quello protetto, e non è comunque contestato che alla fiera aerospaziale fosse stato presentato anche questo.

Si trattava di una esposizione dedicata ad uno specifico settore, ma aperta e pubblicizzata al pubblico generalista (schermata del sito doc. 25 convenuta) e poi visitata da centinaia di migliaia di visitatori non specializzati (articolo Financial Times doc. 26 convenuta).

A doc. 27 convenuta un articolo che riporta una dichiarazione, non contestata, di NOME COGNOME secondo cui alla fiera di Parigi vennero fornite all’espositore ( ) quali gadgets, ben 3000 matite COGNOME.

Della “prima presentazione” di NOME all’Air Show di Parigi del giugno 2013 si legge anche a doc. 11 attrice, schermata del proprio sito con dichiarazione di NOME COGNOME.

Al doc. 4 di parte convenuta sono schermate del profilo Facebook riconducibile alla attrice (non contestato) e in un post del 11/7/2013 compare una immagine di matite “RAGIONE_SOCIALE” anche nel colore protetto, ed è evidente la forma con “il lato piatto”.

A doc. 29 di parte convenuta si vede che alla data del 31/7/2023, dopo l’introduzione della lite e lo svolgimento delle difese della convenuta, il profilo Facebook in questione non è più accessibile.

A doc. 5 vi sono schermate del profilo Twitter di del 24/6/2013, in cui compare la matita COGNOME anche nel colore nero e arancio, ma non è possibile apprezzare dalle fotografie la caratteristica della forma.

Si tratta di documento non utile.

A doc. 6, nel profilo Flickr (altro social medium) della attrice compaiono, il 15/6/2013, numerose immagini di con evidente la caratteristica di forma e anche nel colore protetto.

A doc. 7, una tesi di laurea, risalente al 2013, di , pacificamente figlia di una delle due creatrici, nella quale si legge che NOME – presentata anche nelle confezioni di vendita, e anche nel colore protetto – era stata creata in quanto “due anni fa… hanno contattato , una società italiana che crea e produce oggetti promozionali per le aziende, utilizzando materiali di scarto che sarebbero altrimenti buttati via.

La loro azienda, Torino, spendeva più di 8.000 euro all’anno per lo smaltimento della grafite proveniente dalla produzione di elettrodi per stampi.

era alla ricerca di un sistema di riutilizzo della grafite, più di 10 tonnellate annue, che sarebbero altrimenti finite sotto terra, inquinando l’ambiente e pesando economicamente sulla sua azienda.

” in tal modo delineando la sinergia commerciale da cui nasceva il prodotto.

Riferisce poi la tesista che “Ho iniziato a considerare COGNOME come il soggetto della mia tesi dopo quanto è accaduto presso uno stand a Milano dove veniva presentato il prodotto.

Mi era stato chiesto di aiutare l’allestimento del primo Summit della Comunicazione che si svolgeva a Milano il giorno 11 Luglio, e nel quale era stato chiesto ad di presentare i suoi prodotti, progetti e RAGIONE_SOCIALE.

E’ stato il luogo nel quale ho avuto l’opportunità di vedere l’approccio e la reazione di nuove persone riguardo al prodotto.

NOME era un omaggio per agli speakers del Summit.

Oltre ad aver destato molto interesse, molte persone chiedevano di poter acquistare Perpetua al di fuori dello stand.

NOME non era ancora in vendita, ma alla fine della giornata 10 NOME erano sparite.

” Di questo elaborato tesi – datato al novembre 2013 – rileva non tanto la sua propria data, ma il contenuto, in quanto riferito da un soggetto, la figlia di una delle creatrici, chiaramente a conoscenza dei fatti e che in parte riferisce de proprio visu;

e il fatto che tali circostanze sono state esposte in un documento universitario avvalora la veridicità delle dichiarazioni.

Si trattò dunque di un’altra occasione in cui la matita veniva esposta a un pubblico (in un convegno).

che “Oltre a non essere allegata alla Tesi di Laurea della Dott.ssa alcuna immagine della versione di “RAGIONE_SOCIALE” presente all’evento, non e nemmeno specificato, nelle affermazioni della stessa, se le matite “COGNOME” ivi materialmente presenti fossero campionature con il design definitivo, oppure se si trattasse di prototipi o campionature con il design provvisorio.

” Si osserva che stante la identità della tesista non è necessario, per dare credito alla tesi della dr che essa contenga documentazione fotografica della presenza della matita COGNOME come esposta all’evento.

Per altro aspetto, mai parte attrice ha allegato di avere realizzato campioni o prototipi diversi, né tantomeno offre la prova del fatto che a tale evento fosse stata presentata una versione diversa da quella oggetto di protezione.

Le superiori circostanze rappresentano un panorama di plurimi (4) atti divulgativi posti in essere oltre un anno prima del deposito del modello (avvenuto il 17/7/2014).

Spetta dunque a parte attrice “dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato” e tale prova non è stata offerta.

Parte attrice si è limitata a contestare la capacità divulgativa dell’una o dell’altra forma, ma non ha svolto alcuna argomentazione relativamente ai settori specializzati e in particolare ai parametri di valutazione offerti dalla giurisprudenza UE, o altri.

Segnatamente appaiono avere particolare capacità distruttiva, e difficilmente obiettabili nell’effetto anche sugli ambienti “specializzati” (designer, produttori, commercializzatori, professionisti utilizzatori, appassionati e collezionisti di mezzi di scrittura) le scelte di mostrare la matita – con commenti lato sensu pubblicitari – addirittura in social media pienamente accessibili, oltre che di presentarla in uno stato dell’Unione quale gadget (in 3000 esemplari) in una fiera aperta al più vasto pubblico. Si nota che la divulgazione è avvenuta con effetto particolare in due stati dell’Unione (Italia, per la lingua dei post nei social, e Francia, per l’Air Show) ma con mezzi (appunto, due profili social e una fiera di grande richiamo) che conferiscono una visibilità potenziamente estesa anche al di fuori di questi due.

Una volta accertata la predivulgazione, il modello è nullo per mancanza di novità;

non occorre dunque passare all’esame delle contestazioni riguardanti il carattere individuale.

Diritto d’autore.

L’art. 2 n. 10 l.d.a. prevede che siano tutelate come autoriali “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” con evidente richiesta di un grado di “artisticità” in senso di originalità, superiore a quello richiesto per le restanti opere protette.

L’ipotesi è stata introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 22 d.l.vo 95/2001 in attuazione della Direttiva 98/71/ce del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, il cui art. 17 recita:

“Relazioni con il diritto d’autore – I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.

Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

” La Direttiva è tuttora in vigore ed è richiamata anche dalla sentenza CGUE C-683/17, COGNOME, a cui parte attrice fa fuorviante riferimento.

La sentenza è chiamata infatti ad occuparsi della questione posta dal giudice portoghese che poneva la questione della compatibilità con la diversa Direttiva 2001/29 (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) di una normativa nazionale che conferisca tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico. La Corte si muove dunque secondo le premesse del quesito postole, pur ricordando fra la normativa applicabile anche l’art. 17 della Dir. 98/71 non oggetto del quesito.

Essa dunque bensì evoca (passaggio citato da parte attrice) una nozione unitaria di “opera” ai sensi del diritto UE, uno dei due requisiti della quale è “che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore”;

ma non esclude affatto l’operatività nell’ordinamento della previsione dell’art. 17 Dir. 98/71, secondo il quale il cumulo di protezione autoriale e di modello può essere regolato dall’ordinamento nazionale in punto “grado di originalità” necessario alla tutela autoriale dei disegni e modelli;

come è appunto avvenuto con l’introduzione in Italia del punto 10 dell’art. 2 l.d.a.

Pertanto dovrà svolgersi una valutazione del “valore artistico” – inteso come grado di originalità più elevato dello standard richiesto per le restanti opere dell’ingegno – secondo i criteri di valutazione oggettiva che sono stati individuati da tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, cfr Cass. 7477/2017 (“criteri fondati su elementi indiziari del gradiente artistico dell’opera di design, …Cass. 29 ottobre 2015, n. 22118”), quali parametri “non necessariamente concorrenti”, di cui il giudice di merito debba tener conto: e segnatamente “il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass. 13 novembre 2015, n. 23292)”.

A tale proposito, parte attrice richiama il riconoscimento della menzione d’Onore Compasso d’Oro 2014, l’inserimento nella pubblicazione annuale (Associazione per il design Industriale) per il 2014, il riconoscimento Best of the Year 2014 della rivista “Interior Design”.

Richiama inoltre il fatto che RAGIONE_SOCIALE è venduta negli shop di molti musei e di catene di caffetterie.

Richiama infine l’apprezzamento che ha fatto sì che essa venisse offerta in occasioni prestigiose, e o realizzata in forme “customizzate” per enti o imprese prestigiose.

Quanto ai riconoscimenti, essi risalgono all’epoca dell’uscita di perpetua, e non ne risultano altri.

La menzione d’onore RAGIONE_SOCIALE non è un premio ma una selezione di prodotti, nella fattispecie alcune decine, per il 2014.

La pubblicazione ADI ha una motivazione che si incentra sui valori intrinseci (ambientali, derivanti dalla composizione del materiale, e tecnici) e non sull’aspetto.

Quanto a Best of the Year si trattava solo dell’inserimento fra i candidati selezionati, poi non giunto a premio, come si evince da doc. 41 p. 8 convenuta, la brochure di Perpetua in cui sono riportati riconoscimenti fino al 2016, ma si dà atto del solo ottenimento di Menzione per il premio RAGIONE_SOCIALE of the Year 2014.

Non sono riviste di settore i quotidiani quali la Stampa e il Sole 24 ore, le cui menzioni di RAGIONE_SOCIALE (comunque risalenti al 2014) non assumono rilevanza ai fini del riconoscimento del valore artistico.

La mera circostanza che COGNOME sia in vendita nei negozi dei musei attesta che si tratta di un prodotto bello e interessante, ma non ne attesta il “valore artistico” in mancanza di altri supporti più autorevoli;

tantomeno lo attesta la vendita in catene di caffetterie.

Il fatto che la matita variamente confezionata e spesso realizzata in varianti con colori, scritte o forme particolari – circostanze genericamente allegate come prova di valore, e non come oggetto di protezione, non essendo specificamente illustrate le varianti in questione – abbia riscosso successo in sedi prestigiose, venendo offerta quale gadget a eventi importanti (G7 anno 2017) o per imprese legate al design (Pininfarina) non basta a conferire valore artistico alla matita come oggetto di causa, e cioè la matita depositata e registrata quale modello, o anche semplicemente, come vuole parte attrice, la semplice matita “tonda con il lato piatto” . Tali affermazioni commerciali, come anche parte dei riconoscimenti documentati, poggiano fra l’altro, verosimilmente, anche sui valori non puramente estetici, ma intrinseci, del prodotto.

Concorrenza sleale Parte Viene invocata la sola concorrenza confusoria.

Premesso che le due parti si trovano in rapporto di concorrenza, quantomeno per offrire ambedue mezzi scrittori, potendo il consumatore scegliere se intende scrivere su carta o su tablet e anche ponendo a lato la questione della capacità individualizzante di perpetua, nel senso della sua capacità di rimandare il consumatore medio alla individualità di un soggetto produttore o commercializzante, sta di fatto che il rischio di confusione è da escludere, proprio per la differente funzione dei due prodotti.

Per questo aspetto, in primo luogo, la questione se COGNOME sia in grado oggi, a seguito dell’arrivo in porto di quello che in citazione era citato solo come un “progetto” avviato nel 2017, di scrivere su qualsiasi tablet, non sviluppata da parte attrice, sembra doversi risolvere nel senso che la matita, come allegato da parte convenuta e non contestato, sarebbe in grado di farlo solo con l’aggiunta di un accessorio.

Se così, al massimo, è – per il resto, non si ha prova che COGNOME oggi sia in grado di operare da sola direttamente su tablet – certamente non è possibile che il consumatore confonda COGNOME, che di base è una matita per scrivere su carta, eventualmente capace di scrivere su tablet solo grazie ad un accessorio, con il prodotto scrittorio di che è un accessorio specifico al prodotto Ipad pure di Notoriamente, peraltro, i prodotti – tutti marchiati con il peraltro famoso segno della “mela morsicata” – vendono venduti in spazi se non addirittura in negozi dedicati, e sono spazi e negozi di prodotti elettronici, quale non è, di per sé, NOMECOGNOME Parte attrice non ha neppure precisato quali siano i contesti di vendita di Perpetua, verosimilmente negozi di cancelleria, anche se magari di alto livello.

NOME inoltre porta a sua volta chiaramente inciso il proprio nome sulla sua superficie, come mostrato dal corredo fotografico attoreo;

mentre l’accessorio Ipad censurato porta il segno Iin conclusione, le domande attoree vanno respinte e va accolta la prima riconvenzionale di parte convenuta.

Le spese sono regolate secondo soccombenza;

si considera il valore indeterminabile della causa, la cui decisione però viene senza che si sia dato corso ad istruttoria;

si tiene conto della complessità (la attrice peraltro soccombe sia riguardo alle sue domande principali sia rispetto alla prima riconvenzionale), applicando un aumento rispetto al valore medio dello scaglione superiore, fra i due che vengono in applicazione ex art. 5 comma 6 della tariffa

Definitivamente pronunciando:

1) rigetta le domande di parte attrice 2) accerta la nullità del modello ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 1, lett. b) e degli artt. 4, 5 e 7 del Reg. n. 6/2002 del design comunitario n. 002503961NUMERO_DOCUMENTO0001 3) manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni 4) pone a carico di parte attrice le spese di lite della convenuta, che liquida in euro 16.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.

Venezia, 2/10/2024 Il presidente

est. dr.

NOME COGNOME