Tutela marchi e contraffazione

R.G. n. 42210/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XIV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”

Nella causa civile iscritta al r.g. n. 42210/2024 promossa da:

(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;

-Ricorrente- contro (P.IVA , quale titolare dell’omonima ditta individuale;

-Resistente contumace- Il Giudice, dott.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva di cui all’udienza in data 17.12.2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00042210_2024 DEL_02_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025

A. Fatti di causa e svolgimento del processo.

A.1 Con ricorso depositato, in data 28.11.2024, il di seguito anche solo ” o “Ricorrente”) ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata Impresa “A”, lamentando che (di seguito anche solo ” o “Resistente”) utilizza segni distintivi identici ai propri, idonei ad ingenerare confusione nel pubblico sulla provenienza dei prodotti offerti ed a creare pregiudizio, sia in relazione alla sua identità imprenditoriale, sia allo sviamento di clientela nonché vende prodotti caratterizzati per la propria forma da un modello registrato. In punto di fatto, la Ricorrente ha allegato che:

– l’attività del RAGIONE_SOCIALE con sede in Battipaglia (SA) risale al lontano 1988, data della sua costituzione;

– sulla scorta di una tradizione familiare, il RAGIONE_SOCIALE produce e commercializza prodotti caseari tra cui la mozzarella di bufala, caratterizzando i propri prodotti con nomi di fantasia quali la “zizzona” e “zizzona di Battipaglia”, una mozzarella di latte di bufala di alta qualità e grossa pezzatura (fino a – il , al fine di tutelare l’originalità dei brand, ha provveduto, nel corso degli anni a depositare marchi sia denominativi, sia figurativi, sia nazionali, sia europei, tutti registrati in relazione a prodotti della classe 29 (latte e prodotti derivati dal latte) nonchè modelli di design europeo; – attualmente il è titolare dei seguenti marchi e modelli:

• marchio nazionale denominativo ”, depositato presso l’ con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 1 Ricorrente);

• marchio nazionale denominativo , depositato presso l’ con domanda n. 302012902048496 (doc. 2 Ricorrente);

• marchio nazionale figurativo ”, depositato presso l’ con domanda n.NUMERO_DOCUMENTO (doc. 3 Ricorrente);

• marchio dell’unione europea figurativo di Battipaglia”, depositato presso l’EUIPO con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 4 Ricorrente);

• marchio nazionale figurativo 3d, depositato presso l’ con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 5 Ricorrente);

• i modelli di design/forma europei n.NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO (docc. 6-7);

– la nel corso degli anni è diventata famosa, anche grazie ad espresse citazioni nel film “RAGIONE_SOCIALE”, così come in trasmissioni televisive, in articoli di giornale di diverse testate ove è stata menzionata l’originalità e la qualità del prodotto (doc. 8 Ricorrente);

– tale visibilità e notorietà è cresciuta nel tempo anche grazie al sito www.zizzonadibattipaglia.it che consente la vendita on line della stessa, a livello nazionale ed internazionale;

– sulla scorta del successo conseguito dal prodotto è stato organizzato a far tempo dal 2012 il “Festival della Zizzona”, è stato aperto il “RAGIONE_SOCIALE” ove si può consumare la zizzona e sono stati aperti diversi punti vendita monomarca denominati “RAGIONE_SOCIALE Battiglia RAGIONE_SOCIALE”, come il “RAGIONE_SOCIALE Battipaglia RAGIONE_SOCIALE” di Milano;

– è recentemente venuta a conoscenza che la ditta individuale di NOME con sede legale in Milano, INDIRIZZO vende prodotti identici a quelli prodotti e reclamizzati dal utilizzando la denominazione “zizzona” che è altresì associata alla forma del prodotto nonché ad immagini realizzate e utilizzate dallo stesso per reclamizzare il proprio prodotto;

– tali condotte generano un concreto rischio di confusione per il pubblico, inducendo i consumatori a ritenere erroneamente che l’attività commerciale esercitata dalla Resistente sia riconducibile al – in data 26.09.2024, per mezzo del proprio legale, ha inoltrato alla Resistente una diffida, via pec, con cui è stata invitata a cessare immediatamente l’utilizzo del marchio “RAGIONE_SOCIALE”, a ritirare il prodotto in contraffazione, a cessare ogni relativa attività di pubblicità e commercializzazione dello richiami direttamente e/o indirettamente i marchi del e a non utilizzare “forme” di mozzarella in contraffazione con i design europei (doc. 15 Ricorrente); – tale diffida è rimasta priva di riscontro.

La Ricorrente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

“codesto Ill.mo Tribunale, (…) sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponga ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 c.p.i. e dell’art. 2598 c.c. ed in ogni caso ai sensi degli artt. 700 e 670 c.p.c., inaudita altera parte per i motivi di cui innanzi, ritenute sussistenti le fattispecie di contraffazione e concorrenza sleale da parte della resistente:

1) l’inibizione alla , P.iva , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede a Milano al INDIRIZZO, direttamente o indirettamente, dell’uso del segno “COGNOME” o comunque dell’uso di qualsiasi altro segno, dicitura, termine, parola atta a produrre confusione con i marchi la “ ” o “ ” di cui è esclusiva titolare parte Ricorrente;

2) l’inibizione alla , P.iva , in persona del suo legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE.t., con sede a Milano al INDIRIZZO, di qualsivoglia attività di produzione, commercializzazione ed utilizzo, diretto e/o indiretto, anche attraverso terzi e con qualsiasi strumento di qualsiasi mozzarella realizzata in contraffazione con i marchi o design della ricorrente o comunque atta a produrre confusione;

3) il sequestro presso la sede o anche presso terzi di tutti i prodotti contraffatti e quanto contribuisca alla loro produzione nonché alle insegne ed al relativo materiale pubblicitario presso la sede ed in qualunque luogo in cui si trovino, autorizzando ad assistere alle operazioni anche la ricorrente;

4) il sequestro di tutte le scritture contabili e di ogni altro documento da cui sia possibile individuare i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti includendo anche tutta la documentazione in formato elettronico conservata su sistemi informatici della resistente o di terzi, quali le fatture relative all’acquisto ed alla vendita dei prodotti “RAGIONE_SOCIALE”, i libri contabili, la corrispondenza commerciale, i database fornitori e clienti, i files dati e quant’altro di interesse (o copia degli stessi), presenti nella sede legale e/o nelle unità locali e/o magazzini di parte resistente o nella disponibilità di quest’ultima, ovvero nei locali di soggetti terzi comunque accessibili e/o riferibili alla resistente, il tutto con l’assistenza dell’Ufficiale Giudiziario, autorizzando ad assistere alle operazioni anche i rappresentanti della ricorrente e ad essere assistita da difensori e tecnici di fiducia; 5) il ritiro dalla distribuzione e dal commercio e l’accantonamento dei prodotti contraffatti 6) fissare a carico di , P.iva , in persona del suo legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE, con sede a Milano al INDIRIZZO un congruo importo dovuto per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria e degli altri provvedimenti richiesti, successivamente constatati e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento di inibitoria e sequestro;

7) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

A.2 Il Tribunale, nella persona del Presidente della Sezione XIV

Civile, dott.ssa NOME COGNOME ha nominato la dott.ssa NOME COGNOME quale giudice per la trattazione del procedimento, la quale, rilevata l’insussistenza dei presupposti per procedersi inaudita altera parte, ha assegnato termine alla Ricorrente sino al 05.12.2024 per la notifica del decreto e del ricorso e termine alla Resistente al 15.12.2024 per la sua costituzione;

ha, quindi, fissato l’udienza per la comparizione delle Parti in data 17 Dicembre 2024.

A.3 Nessuno si è costituito per la Resistente nel termine assegnato.

A.4 All’udienza del 17.12.2024, la Ricorrente ha insistito come da ricorso e il giudice – rilevata la mancata costituzione in giudizio della Resistente, nonostante la regolarità della notifica – ha dichiarato la contumacia di e si è riservata la decisione.

Con la presente ordinanza, il giudice scioglie la riserva e decide il ricorso cautelare.

B.

L’oggetto della domanda cautelare.

La Ricorrente ha chiesto di inibire alla Resistente l’uso del segno “zizzona”, in quanto confondibile con i propri marchi registrati (“zizzona” e “RAGIONE_SOCIALE Battipaglia”) e con i propri modelli di forma registrati nonché fonte di confusione o comunque di associazione tra il pubblico.

In particolare, il ha chiesto di ordinare alla Resistente l’inibizione del segno “zizzona” o “zizzona di Battipaglia” e dell’attività di produzione e commercializzazione di qualsiasi mozzarella realizzata in contraffazione con i marchi o con il design della Ricorrente o comunque atta a produrre confusione nonché il sequestro ed il ritiro dei prodotti contraffatti.

Ha chiesto, altresì, il sequestro di tutte le scritture contabili al fine di individuare i soggetti coinvolti nella produzione delle mozzarelle contraffatte, oltre alla fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento.

La Resistente – rimasta contumace – commercializza questa particolare forma di mozzarella e utilizza nel proprio negozio un’insegna laterale recante la scritta “zizzona” e raffigurante proprio un’immagine pubblicitaria di tale mozzarella uguale a quella da tempo utilizzata dalla Ricorrente.

Pertanto, oggetto della domanda è l’asserita vendita e commercializzazione da parte della Resistente di una particolare forma di mozzarella denominata “zizzona”, che è coperta da tutela in conseguenza della registrazione di marchi e modelli di design da parte della Ricorrente.

C. Il fumus boni iuris.

C.1 Come è noto, il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20 co. 1 c.p.i.).

In base al principio di unitarietà dei segni distintivi, è altresì vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22 co. 1 c.p.i.). Il predetto divieto si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22 co. 2 c.p.i.).

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante (Cass. civile, sez. I, 28/07/2023, n. 23067).

Il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica.

Tuttavia, resta il fatto che il giudizio, per quanto parametrato all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine.

Anche secondo la giurisprudenza comunitaria la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi sulla base della “impressione complessiva prodotta dai marchi in considerazione”, tenendo presente che “il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi” (Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, in causa C-251/95, “COGNOME” (3713); Corte Giust. CE, 3 settembre 2009, in causa C-498/07, (5478); Corte Giust. CE, 12 giugno 2007, in causa C-334/05 ” ” (5193); Corte Giust. CE, 9 marzo 2007, in causa C-248/06, (5321).

Con riferimento al fatto che il giudizio è condizionato dal fatto che normalmente il consumatore non ha sott’occhio entrambi i marchi, ma effettua il confronto tra un segno e il ricordo dell’altro Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001 (6615/2); Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861 (6199/2); Trib. Bologna, 23 novembre 2009 (5628/6); Corte Giust. CE, 22 giugno 1999, Lloyd, C- 342/97, cit. Corte Giust. CE, 26 aprile 2007, in causa C-412/05, “Alcon”, (5192); Corte Giust. CE, 20 marzo 2003, in causa C-291/99, “LTJ Diffusion”; Cass. civile sez. I, 12/05/2021, n. 12570).

C.2 Sulla base di tali indicazioni devono essere ora esaminate le circostanze di fatto dedotte dalla Ricorrente a sostegno della contestata ipotesi di contraffazione dei marchi registrati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE Battipaglia” nonché dei modelli di forma registrati a livello europeo.

Invero, la Ricorrente è titolare dei seguenti marchi:

i) marchio nazionale denominativo ”, depositato presso l’UIBM con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 1 Ricorrente);

ii) marchio nazionale denominativo “RAGIONE_SOCIALE”, depositato presso l’ con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 2 Ricorrente);

iii) marchio nazionale figurativo ”, depositato presso l’ con domanda n.NUMERO_DOCUMENTO (doc. 3 Ricorrente);

iv) marchio dell’unione europea figurativo ”, depositato presso l’EUIPO con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 4 Ricorrente);

v) marchio nazionale figurativo TARGA_VEICOLO, depositato presso con domanda n. 302019000079416 (doc. 5

Ricorrente).

Inoltre, la Ricorrente è titolare dei modelli di design/forma europei n.NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO (docc. 6-7).

La Resistente commercializza la “zizzona” ed utilizza – quale insegna “secondaria” o “a latere” del proprio negozio di cui è titolare in Milano, in INDIRIZZO (cfr. visura della ditta individuale di , doc. C e cfr. scontrino di doc. 13 ric.) – la scritta “zizzona” e l’immagine (fotografia) pubblicitaria realizzata ed utilizzata sin dal 2011 dalla L’immagine presente sull’insegna è pressocché identica a quella in uso da oltre dieci anni dal :

nel dettaglio, ha anch’essa al centro la e intorno lo stesso numero e la stessa disposizione dei bocconcini, dei pomodorini, dei salumi e dell’insalata e tutti gli alimenti sono poggiati su un piatto di colore nero.

La mozzarella venduta dal Resistente ha, inoltre, la medesima forma della zizzona, ossia quella di un seno di donna (in gergo “zizza” appunto), forma tutelata come disegno registrato europeo.

Ad avviso del Tribunale, la condotta della Resistente determina, quindi, un effetto confusorio nel consumatore, il quale è indotto a ritenere che l’attività della Resistente sia autorizzata o comunque gestita dal , in quanto la compresenza del segno “zizzona” sull’insegna a lato dell’ingresso del negozio, la raffigurazione dell’immagine classica della “zizzona” e la vendita della mozzarella a forma di “zizzona” rende altamente probabile un rischio di associazione tra le due attività economiche.

Tale situazione induce il consumatore finale a ritenere che vi sia un’associazione tra la famosa ” ed il prodotto venduto dalla Resistente.

Tanto più che il ha aperto anche dei punti vendita dei propri prodotti in Milano (“RAGIONE_SOCIALE Battipaglia RAGIONE_SOCIALE”), tra cui uno in INDIRIZZO ossia non lontano dal negozio della RAGIONE_SOCIALE.

Ne consegue che l’uso del termine “zizzona” da parte della Resistente, in relazione ai prodotti affini, mozzarelle, riconducibili entrambi alla classe 29 (latte e prodotti derivati) oltre alla forma stessa della “zizzona”, determina nel pubblico dei consumatori un rischio concreto di confusione o, quanto meno, di associazione.

La confusione, quindi, consente alla Resistente di ottenere un vantaggio economico e concorrenziale, sfruttando indebitamente la diffusione e la qualità della “zizzona” senza alcun giustificato motivo.

Tale sfruttamento, peraltro, reca pregiudizio al , in quanto compromette l’immagine e la Da ultimo, occorre soggiungere che il comportamento della Resistente sembra suggerire che la stessa non è interessata a modificare la propria insegna al fine di evitare l’effetto confusorio e così dimostrare la propria correttezza professionale;

infatti, ella non ha mai risposto alla diffida inviata dalla Ricorrente (docc. 8-9 ric.) e ha deciso di non costituirsi nel presente procedimento.

In conclusione, la domanda cautelare è sorretta dal necessario fumus boni iuris.

D. Il periculum in mora.

Quanto al requisito del periculum in mora, necessario per l’adozione di misure in via d’urgenza, è opinione di questo Tribunale che l’attualità della condotta contestata esponga i marchi ed i modelli registrati della Ricorrente alla minaccia di un pregiudizio di natura irreparabile sul piano della capacità distintiva, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

E. Il comando giudiziale.

E.1 Alla luce di tutto quanto suesposto, deve procedersi all’emissione di inibitoria cautelare nei confronti della ditta individuale di , con conseguente rimozione di insegna relativa al prodotto “zizzona”.

L’osservanza del comando cautelare va presidiata con l’imposizione di adeguata penale nella misura indicata in dispositivo.

E.2 Non si ritiene, invece, di dover accogliere le ulteriori istanze articolate dalla Ricorrente, essendo il suo diritto già adeguatamente tutelato attraverso l’adozione delle altre misure concesse e dovendosi rimettere ogni ulteriore valutazione al giudizio di merito.

Resta assorbita ogni considerazione relativa ai profili di concorrenza sleale pure evocati in questa sede.

F. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della natura urgente del presente procedimento, dell’attività difensiva concretamente svolta e della complessità (bassa) delle questioni giuridiche affrontate.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile – Specializzata in materia d’impresa – A, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

– inibisce ad l’utilizzo del segno “zizzona” o “zizzona di Battipaglia”, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nell’ambito della propria attività economica, ivi compreso l’uso come insegna;

– inibisce ad qualsivoglia attività di produzione e commercializzazione di qualsiasi mozzarella realizzata in contraffazione con i marchi o design della Ricorrente;

– fissa a titolo di penale la somma di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell’osservanza del comando cautelare a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;

– rigetta ogni altra domanda della Ricorrente;

– condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del che si liquidano in complessivi € 4.529, di cui € 518 per esborsi spese esenti ed € 4.011 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).

Si comunichi.

Milano, 2 gennaio 2025 il Giudice dott.ssa NOME COGNOME